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新百伦商标侵权案

新百伦商标侵权案

导读:被告NewBalanceAthleticShoe,Inc.公司在已知新百伦商标已被注册之后,未善意地避免与已注册商标相同或相近的标识,被告虽主张新百伦只是NewBalance的中文翻译而其真正中文翻译应为新平衡,但其行为已造成了相关公众的混...

被告New Balance Athletic Shoe,Inc.公司在已知“新百伦”商标已被注册之后,未善意地避免与已注册商标相同或相近的标识,被告虽主张“新百伦”只是“New Balance”的中文翻译而其真正中文翻译应为“新平衡”,但其行为已造成了相关公众的混淆、误认和市场无序。广州中院一审判决:被告新百伦贸易(中国)有限公司立即停止将“新百伦”用于标识及宣传其商品的行为;赔偿原告人民币9800万元;在 “新百伦(中国)官方网站”首页及其在“天猫商城”开设的“New Balance旗舰店” 、“New Balance童鞋旗舰店”的首页刊登声明消除影响等.新百伦中国公司不服该一审判决,向广东省高级人民法院提出上诉。11月5日,法院二审开庭审理了该案,并将择日宣判。该案涉及了在先权利抗辩的适用、混淆误认的判定及赔偿数额确定等焦点问题,在实务界与理论界引发了较大关注和争议。

新百伦商标侵权案案情回顾

“百伦”商标于1994年8月25日向国家工商管理总局商标局提出申请,与1996年8月21日获得注册,核定使用商品为服装、鞋、帽、袜。周某于2004年4月1日从案外人处继受取得后,将“百伦”商标授权给广州百伦鞋业有限公司、广州市星珈服饰有限公司使用,使用人在线上线下均有开设以“百伦”商标为品牌的专柜与旗舰店;后周某设计将“新百伦”商标于2004年6月4日提出注册申请,2007年12月,美国NEW BALANCE ATHLETIC SHOE,INC.(中译:美国新平衡运动鞋公司)对周某所申请的“新百伦”商标向商标局提出异议申请,认为其近似“NEW BALANCE”商标,涉嫌模仿,要求驳回周某的商标申请。2011年7月18日,商标局裁定异议理由不成立,随后“新百伦”商标获得了注册,核定使用商品为鞋袜类、服装、领带、皮带、运动衫等。周某在申请“新百伦”商标注册的过程中,将商标授权于广州市星珈服饰有限公司,星珈公司随后将其使用于其销售的鞋类等产品上。

周某于2011年7月向New Balance公司的国内子公司“新百伦贸易(中国)有限公司”与经销其商品的“广州市盛世长运商贸连锁有限公司”提出了商标侵权之诉。原告认为,被告在市场推广活动中,包括在《产品手册》、媒体广告、分支机构名片、专卖店的价签、销售凭证、发票、以及被告在天猫开设的旗舰店、被告的官方网站上,均使用了“新百伦”字样,造成消费者对于原告和被告产品的混淆和误认,严重损害了原告的商标权益。

原告认为,2011年7月至2013年11月,被告销售额达17.6亿元,净利润1.958亿元。周某请求判令被告新百伦公司立即停止侵权、消除影响,并且还要赔偿损失9800万元及支付维权的合理费用。

被告新百伦公司辩称:“新百伦”用作"NEW BALANCE"商品的中文名称,被告早在2003年就开始使用“新百伦”的产品名称,被告于2006年12月经核准取得了“新百伦”的字号,对于“新百伦”的使用属于对字号的正常使用。另外,被告新百伦公司认为其属于善意的在先使用,并援引《商标法》第59条第3款进行抗辩。由于其销售商品时间(2003年)远远早于原告2007年使用“百伦”商标以及“新百伦”商标销售商品的时间,其使用方式没有使消费者或相关公众产生任何混淆,没有构成侵权。

新百伦商标侵权案律师点评

以上案例,广州市中院一审判决被告新百伦贸易(中国)有限公司构成商标侵权,应向原告周某赔偿其总获利数额的50%,即人民币9800万元。

本案中的焦点在于如下几点:

1、商标专用权是否合法有效

“新百伦”商标为原告周某于2004年6月提出申请,2011年7月获得注册的,而被告新百伦公司开始使用“新百伦”进行产品宣传为2003年,确实早于“新百伦”商标的注册时间,根据《商标法》第三十二条的规定,“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”然被告新百伦公司对其使用的“新百伦”的产品名称在周某提出申请前已经具有一定影响力这一点并未进行充分的举证;

同时,在其使用时,“百伦”商标已经获得合法注册,其在2003年开始使用与“百伦”类似的“新百伦”字样进行产品宣传之行为不应认为是善意的正常使用,故而,被告新百伦公司主张的对“新百伦”的在先使用权的主张不应成立。法院也因此认为原告周某经过合法的途径继受取得商标“百伦”,并注册取得商标“新百伦”,对其商标专用权合法性予以认可。

个人认为,依据《商标法》第十三条第二款,“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用”,“新百伦”商标存在“摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标”的嫌疑,但因“新百伦”是“NEW BALANCE”的意译与音译的组合,且非唯一翻译(被告称产品之前名称为“纽巴伦”),故而这一点是有待商榷的。然而被告新百伦公司选择《商标法》第五十九条第三款进行答辩,无疑给自己增加了举证的压力,且即使得以认定,根据规定,也只能得到限制性地保护。

2、被告新百伦公司使用“新百伦”字样的行为是否属于商标使用行为。

依据《中华人民共和国商标法》第四十八条规定,“……商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览及其他商业活动中”。故被告新百伦公司在销售小票上,在官方网站、博客、产品宣传手册等手段宣传商品时使用“新百伦”字样的行为应当认为系商标使用。

而被告辩称的,其仅仅是对企业字号的正常使用的意见,因迳行使用“新百伦”字样直接与产品相结合,而未规范地使用字号(如“新百伦贸易”“新百伦运动鞋公司”等),不应成立。

3、是否构成商标侵权

(1)、如前所述,被告新百伦公司将“新百伦”字样与商品直接结合在一起进行宣传介绍的行为系商标行为;同时原告授权公司使用“百伦”商标的产品、被告新百伦公司亦在鞋类产品的销售中通过“新百伦”字样进行宣传介绍,案涉产品系类似产品。

(2)、被告在产品宣传等过程中所使用的“新百伦”字样与“百伦”相似,与原告的“新百伦”商标完全相同。

(3)、由于被告新百伦公司系国际知名品牌,其影响力高于使用“百伦”、“新百伦”商标的原告所授权的公司与品牌;但正因如此,更容易造成混淆,导致公众认为原告所授权的公司之产品系被告新百伦公司的授权生产,或根本是被告新百伦公司产品的假冒产品,构成了“反向混淆”,限制了原告所拥有的“百伦”、“新百伦”商标的商业发展空间,影响了原告及其所授权公司的声誉。

(4)、如前所述,被告新百伦公司对于在先使用的抗辩不能成立。

(5)、如前所述,“新百伦”并非”NEW BALANCE”的唯一音译或意译,而从美国新平衡运动鞋公司曾经对“新百伦”提出过商标注册申请异议的情况看,应当认为被告新百伦公司了解“新百伦”商标已经为他人所取得,然被告新百伦公司没有依诚实信用的原则,善意地主动避开使用“新百伦”的字样,而是大面积地在宣传,在产品的宣传介绍中使用“新百伦”字样。

综上所述,被告新百伦公司之行为构成《商标法》第五十七条第一、第二款所述:“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同商标的”;“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的行为。”应当认定为商标侵权行为。

3、赔偿责任的确定

根据《商标法》第六十三条,“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”

由于本案中被告新百伦公司之行为所构成的是反向混淆,原告受到的损失不仅仅包括实际销售额的下降,还包括其商标的发展空间受到限制、声誉受到了损害,故而难以确定实际损失,可以按照侵权人因侵权所得的利益确定。

但同时一审法院也认为,新百伦公司在产品上使用的是NEW BALANCE等英文标识,但其使用中文“新百伦”字样对产品进行宣传队旗进入大陆普通消费者市场发挥了重要作用,故“酌情确定被告向原告赔偿的数额应占其获利的二分之一”,即9800万元。

至于被告盛世公司依据《商标法》第六十四条第二款的规定“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。”,主张不需承担赔偿责任的意见合理,但应承担停止侵权的法律责任,由于不是分析的重点,在此带过。

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